第八章 專利侵害理論之運用 PDF 列印 E-mail

第八章 專利侵害理論之運用

第一節 概說

專利權享有權,然仿冒者為了商業目的及迴避法規,皆不會以完全相同的模式加以製造、販賣、使用或進口,被控侵權之物件與專利物件間,或多或少皆有某些程度之差異,所以專利侵害之係爭標的,是否屬於專利權之技術範圍內,自有專利制度以來皆是爭議之焦點,為了在專利權人及侵權者之間尋求一較佳之平衡點,並兼顧社會大眾之利益,學者及法官遂有許多侵害理論法理、學說之創立及運用。

判斷專利侵害之理論運用並非局限於某一學說或法理,常會隨著時代技術水平及社會背景因素之改變,而尋求一較合理之準則。

另可由各級法院判例及國際之動態得知最新專利侵害理論發展之趨勢,故又可言為專利侵害理論之孕育往往是由法院判例延伸而出。


第二節 專利侵害理論介紹

一、均等論

(一)

獲得專利權後,同業者把該發明之構成稍作改變,以迴利權。雖然改變其構成之一部分,使專利申請專利範圍之構成要件不完全相同,該情況認為是均等之行為型態。該行為型態在發明技術範圍之判定上係屬法律上之均等概念。上述之均等概念有下述之兩個提:

專利發明係為技術思想,但該技術思想不遺漏的以文字式撰寫在申請專利範圍,對申請人而言係有困難,為導入均等概念之第一理由。有時採用全部之構成要件,始成為仿造之侵害型態,但大部分之侵害者係在發明之構成中,僅對比較輕微之構予變更,以圖從發明之技術範圍逸出。而且構成之變更當作事先可預測者,要求申請人把該內容敘述在說明書(包括補充修正),此為無理由之要求。
均等之成立要件之判斷基準係侵害時之情況為正常狀態,在該狀態下,要求申請人依據未來之技術,把可預測之實施型態撰寫在申請專利範圍,係屬強求之情事。

專利權係為了不妨害第三者之利益,把申請專利範圍及支持發明之說明書內容與必要之圖式公開,即使於說明書與圖式未有敘述之事項,亦不要涵蓋對第三者有意想不到之不利益,係導入均等概念之第二理由。
專利發明之技術思想係依據撰寫於申請專利範圍解釋,明示其主要之型態。該主要之型態係屬於顯在的部分。但該非顯在存在之技術思想,與顯在之型態有均等者亦屬於發明之思想。因此,技術思想之解釋係顯在的型態與非顯在均等之型態所形成。均等論之目的就是將隱藏未敘述或敘述不清的技術思想使之成為顯在的法律上概念。

均等之概念對發明之公開係保障其正當賠償的最利制度。
均等之概念為訟所爭論者,係因侵害型態是否為明之技術範圍,因此均等就須解釋原發明之技術範圍所及之範圍。

(二)

均等論分廣義、狹義,廣義係為了使發明之技術範起見之法理。狹義為實質相同,單一設計變更,設計變更之範圍,設計上之微差,迂迴方法等之概念。

均等(狹義)之內容

均等之成立要件
(1)置換可能性

其行為型態係發明之構成要件之一部分以其他相異之技術置換,其實質上之功能,效果均相同,且該行為型態係屬發明之技術思想範圍。

(2)置換容易性

其置換為對該業者是容易推知的。

置換可能性
有關置換可能性其主要之專利發明(A+B+C)之構件C以D置換成為(A+B+D),亦屬於專利發明之技術思想範圍。D與C實質上相同之功實質上達成相同之效果,但C變換成D若技術思想不相同,就非屬均等。

決定是否屬於技術思想之範圍之基準,係考慮其發明之本質特徵是否為相同。

因此探求發明本質特徵的形成是很重要,例如pioneer 係被認為係廣義均等範圍,係主要考慮其形成發明之本質之特徵。至於解決手段之主要部分的變更或解決之原理不相同等,係不屬於均等之意義。探求發明本質之特徵雖然須要參酌說明書之敘述,申請時之技術水準,申請經過等,但發明構成要件中之何者為本質之特徵有關之要件,何者非本質之特徵有關之要件之重要的。亦就是,抽出本質之特徵有關之要件,在作業佔極為重要之工作。因此,予以變更本質之特徵有關之要件,就是要脫離發明之技術思想。

置換容易性
均等之第二要件是置換容易性,置換容易性是屬於之問題。認為與發明的顯在部分均等之非顯在的部分,而為發明技術思想之一部分範圍,由者熟習該項技藝人仕去推考區別其難易亦就是主觀範圍的限定。該範圍係該當業者由發明之構成可容易想到的範圍。亦就是,申請專利範圍,即使在文字上沒有明示的非顯在的思想,該當業者參酌說明書之敘述,申請當時之技術水準及申請經過,合理的解釋,為容易思及的圍圍。

均件成立要件之判斷基準時

均等之成立要件判斷所參考之基準時間,係考慮置換可能性與置換容易性,有提出專利申請時(有優先權主張時,以該優先權日)之說法,理由為專利法係採先申請主義,以申請日等之技術水準審查發明之內容者,就以申請時作為基準係為正當。

但有關侵害時說係考慮下述之根據,是否授予專利權係據申請時之技術水準判斷,授予之專利權係包含該範圍之非顯在的均等部分之內容。其意義係均等要件之範圍即使侵害時之技術較申請時進步仍被涵蓋於該發明之技術思想之範圍。亦就是,依侵害時之技術水準判斷,判斷亦考慮到技術之進步所伴隨之權力擴大之問題。

該均等概念之技術範圍所包括之技術並非固定,而是可擴大者,其情況係與民法所規定之土地所之支配範圍相同。亦就是,土地所有權其利益受土地價值之影響,而土地則係受技術進步之影響,結果土地所有權之內容會隨著技術進步擴大。一定時期取得之權利內容會隨著技術的進步擴大,係民法所肯定的。專利發明之技術範圍可依據上述之法理解釋。

有關上述上說法,一九八二年美國聯邦法院(CAFC)對於技術之置換,認為係屬均等物作多次判決,又WIPO為了保護發明所召開之定之協商會議,參與會議者大多數主張侵害時此一論點值得注意。


不適用均等之情況

用原理或原則解釋技術範圍,即使有置換可能置換容易性之技術,亦不適用均等概念。眾人可自由實施之自由技術,不能授予專利,也就是說,定人不能利用均等概念獲得該自由技術之獨占權。申請專利範圍所撰寫之內容全部為習知技術時,不能用均等概念主張該自由技術。

說明書之內容有除外的事項,不能適用均等論。典型例,係案件審查中申請人為了克服既有技術,提出補正取得專利權,就不能再提出均等主張。專利權案經過舉發審定或訂正審定過程中有除外之事項,亦不適用均等論。

有關均等方面之歐美動向
   有關均等概念,日本與歐美之觀念是一致的。因此,均等成立之要件,係   為置換可能性,置換容因此,可用實質上同一功能,實質上同一方法,同
一效果之觀念。

有關上述之觀念,WIPO在協商議中之調和條約,對申請專利範圍之解釋及
美國CAFC之判決,亦傾向該觀念。

二、禁反言之原則(File Wrapper Estoppel)

係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上,已明白表示放棄之某些權利,事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中,再行重為主張已放棄部分。即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致,是專利侵害訴訟中一項重要原則。

(一)禁反言原則之演進

CAFC之最近動向:

禁反言係與均等論並行,成為近代專利侵害理論。1982年把原來11區域之巡迴法院制修正,使專利訴訟事件由單一法院處理,該法院同律執行任務。修正之法律係設置CAFC ( Court of appeals for the federal circuit )。該CAFC成立對均等論與禁反言之原則之關作成統一見解,另一方面,CAFC對專利權者有護,對侵害者作嚴格之判決,可以說是利保護之傾向。

(二)與均等論之關係

概說
1853年因Winans V. Denmead, 56 U,S.62事件入均等A在中心主義作申請專利範圍擴張解釋之基準。但於1870年因美國專利侵害實務上之原因,作法律之修正,逐漸把以前之中心限定主義以周邊主義代替。

雖然用周邊限定主義,但均等論仍然保留下來,仍因在周邊限定主義內可用於補充其缺陷,故兩者成為共存之狀況。

1800年代末,技術發達引起嚴重專利侵害之問題,對申請專利範圍之解釋亦須要高度之判斷,如此,就傾向於傳統的衡平法上的Estoppel原理,因此在專利法就制訂禁反言之原則。

禁反言係使申請專利範圍之界限明確,其概念為是周邊限定主義之進展。

爾後,中心限定主義之背景所產生之均等論與周邊限定主義為基本方針之禁反言之原則,係為現在侵害理論之核心。

事實上,在侵害事件方面,專利權者所用之均等論與非專利權者所用之禁反言之原則之主張是為尖銳的對立,使得在侵害判斷上,很難取得爭論點之中心。因為對立之原因,該均等論與禁反(稱兩原則)作競合發展支配現行之實務。

最近CAFC把該之適用性之爭論,作為中心論點加以研究,使得目前該兩原則之基準,有了明確而具體之實用性。

禁反言之優先

均等論與禁反言之原則比對時,先要注意兩者異。

均等論係相對性色彩濃厚之原則,例如「釘」與「木螺絲」為均等物,係不可能作絕對的判定;必須依據業界之領域,既有技術及其他各種狀況作個別之判定;尤其均等物之概念係依時間而變動。此點在事實上係為相對性的概念。

相對的,禁反言之原則係屬於絕對的基準;也就是,在申請中為了避免委員利用既有技術核駁,因此用已補正之申請專利範圍之構成要件作權利要求之主張,俟後欲依補正前之專利範圍主張權利,依禁反言之原則是不允許;例如要件a、b及c 所形成之申請專利範圍為被核駁,利用a、b及c'所成之申請專利範圍獲得專利時,有關a、b及c 所形成之侵害對象物(或方法)作權利之主張是不允許;該結論係絕對的,不必依各種情況作考慮。

所謂均等論之相對性,禁反言之原則之絕對性,在基本性格上有差異,係因兩者之關係上,以禁反言之原則為優先之結果;亦就是,兩者在適用上產生衝突(conflict)時,禁反言之原則優先於均等論;該情況由上述例作說明:

要件a、b及c'所形成之專利範圍獲得專利,侵害對象物為a、b及c'所形成;c與c'為均等物;依據均等論,侵害為成立;但,依據禁反言,權利者不得主張由a、b及c 構成之均等物,所以侵害為否定;禁反言之原則為優先係依CAFC開始之各例所支持的,亦併入實務上使其判例:Exhibif Sapply Co.V.Ace Patents Corp, 315 U.S. 126,1942年。Caferpillar Tractor Co.V.Berco,S.P.Aet.al, 219 U.S.P.Q.185,1983年。


禁反言優先之界限

均等擴大申請專利範圍係用於專利權者,禁反言之原則是抑制申請專利範圍之擴大係用於非權利者,因此,兩者之利害係對立,若對立時依據「禁反言之優先」原則,以禁反言之原則為優先之形態處理:其另判例為Weber Alevt. Co. V. Freeman Elevt. Co, 256 U.S. 668, 1921年。

但到1900年代前半就有放棄說,就是在申請時為了避免委員之核駁,把過廣之申請專利範圍補正為狹窄之申請專利範圍,其廣狹之間申請範圍之差異,係權利之放棄;其所放棄權利之部分不能再作主張其權利,此情況可稱為先禁反言之絕對優先。

但到1959及1973之判例,禁反言之絕對優先說逐漸失去支持(Toy Ideas,Inc.V.Montgomery Ward & Co, 172F. Supp.878,1959年及 Ziegler V. Philips Petroleum Co,483F. 2D858,1973年)
(三)適用法

概說
為了使禁反言之原則可作正確說明起見,應考慮下述二種作法:
第一,使禁反言之原則在適用上,有產生混亂之各種論點使其明確,該情況可由CAFC為中心,以收集最近之判例予以整理;
第二,上述,其禁反言之原則之適用法,係在實務上。上述第一為「適用範圍」,而第二為當作「適用法」

適用範圍

有關既有技術之補正

禁反言之原則係適用於申請手續之補正,以可避免受有技術之核駁。

─審查官之錯─

審查官誤解引有既有技術,要求補正縮減申請專利範圍後得到專利,所適用之禁反言之原則,對權利者係不大公平;依CAFC之分析作如下之說明:

審查官無錯誤時,亦就是,所引用之既有技術為正確時,利用補正縮減之部分係不至於用到禁反言,因該部分已不及於專利權之效力;其理由係既有本身已顯示有專利權之效力界限,因此,不須用禁反言之原則。禁反言之原則之意義係審查官之判斷有錯誤時,或者,不瞭解之情況而言。申請人對審查之判斷有不滿時,其適當之手續係無效審判請求(Appeal Before the Board of Appeals )而不是用補正結論,就是審查官之錯誤係不妨礙禁反言之適用。

─原則適用之界限─

原則適用之界限以狹義之立場解釋時,禁反言原則之適用係限於既有技術所包含之範圍;若原則之廣義之立場解釋時,係放棄以補正縮減之部分之權利。

─申請專利範圍之取消─

假使利範圍有三項(不考慮獨立項或附屬項),為了避開既有技術之核駁,雖然申請專利範圍第一項過廣,因為沒縮減補正而被取消,但第二及第三項則獲得專利,此情況是適用禁反言原則的。

禁反言之原則係用於解釋申請專利範圍之基準為實質上之解釋,例如申請專利範圍第一項被取消與該項被縮減補正均屬於實質上的問題,因此申請專利範圍之被取消係適用禁反言之理由。

一般之補正

補正有二種:

第一形之補正:申請專利範圍之文字有部分不適當或不明瞭之補正。補正分為自動補正與審查官之核駁理由申復通知書後之補正,對禁反言原則之適用係有差異,其差異在於補正之目的;文字之補正不適用禁反言之原則,避開既有之補正適用禁反言之原則,其理由係使申請專利範圍更明確之目的。
第二說明書之記載不充分:相對應的就是要作縮減申利範圍之補正:此部分係適用禁反言,其理由係說明書之記載不充分,而使專利範圍縮減,對申請人具有約束力。
消極的禁反言之原則( Negative Doctrine of File Wrapper Estoppel)
禁反言係權利者在申請審查中縮減之申利範圍,在以後之侵害訴訟再作申請專利範圍之擴張是被禁止的。

適用法
其他原則之關係
第一步驟為全要件之原則:把申請專利範圍要件分與侵害對象物之對應部分對比,全部構成要件包含在侵害對象物之情況為侵害,欠缺一個就非侵害。

第二步驟為均等論:侵害對象物中認為欠缺之申請專利範圍要件,再次與侵害對象物作比對,檢討對應部分存在與否,對應部分為存在,且認為該等物為均等物之情況,依據均等論之適用,把All Element Rule之非侵害之判定,作逆轉認定為侵害。

第三步驟為禁反言之原則:禁反言之原則與均等論權利者之利益為目的之功能,因此考慮此原則係限於第二步驟之判定為逆轉而認侵害之案件,要求再利用禁反言之原則確認,此處若禁反適用,判定係再次逆轉,成為非侵害。

(2)禁反原則之適用程序

侵害判斷程序係由複數之步驟形成,禁止反言之原則僅係其中之一個步驟,使程序展現適當功能,步驟間之相互關係很重要,亦就是,步驟之基本原則間之相互關係應明確,如此,侵害判斷就能明確。

其他原則前面已說明,此處主要係考慮侵害判斷為目有關步驟之基本原則間之關聯性。

首先依據流程圖,檢討並重複觀察第一步驟全要件原則(All Element Rule)之適用:

申請專利範圍流程圖B(3)

 
申請專利範圍
對象方法 
A.E.R. 
前文
A
a
Yes
形式
Open
-
-
要件
B
b
Yes
 
C
c
Yes
 
D
d
Yes
 
E
e
No?
*A、E、R=All Element Rule

依據利範圍流程圖B(3),申請專利範圍要件E件e 係不包含於E之範圍。因此方法係欠缺申請專利範圍之要件E,All Element Rule適用結果之判定係非侵害。


申請專利範圍流程圖B(4)

 
申請專利範圍
  對象方法 
A.E.R. 
均等論
禁反言
前文
A
a
Yes
Yes
Yes
形式
Open
-
-
-
-
要件
B
b
Yes
Yes
Yes
 
C
c
Yes
Yes
Yes
 
D
d
Yes
Yes
Yes
 
E
e
No?
Yes
No
可利用補避開既有技術。

申請件E係適用禁反言之原則,該要件E認為不被涵蓋於侵害對象方法,因此,結論為非侵害。

三、全要件原則

在專利侵害訴訟中,須分析專利權之申請專利範圍其所有構成要件及被告對象之所有構成要件,兩者再逐一加以比對;若被告對象具有申請專利範圍的每一個構成要件,且其技術內容相同,侵害才成立之原則,否則即是缺少了一構成要件,基本上應認為沒有侵害。故「全要件原則」可說在侵權鑑定時,判定被告對象是否落入「字面侵權」的一種狹義原則,此種狹義的認定對專利權人較為不利;故採用此學說者宜再運用其它學說,作一綜合性認定是否侵權較為適當。

四、中心限定原則

專利保護範圍並非局限於申請專利範圍之記載,以申請專利範圍為中心而承認在其外側尚有一定範圍之技術延伸。支持此學說者之觀點係認為創作本身是一技術思想,而申請專利範圍所記載之文字內容僅係抽象思想具體化之典型例,故創作所及保護範圍並非止於文字記載而已,應得以某一程度之延伸解釋;故在解釋其專利權範圍時,大都採用前述之均等原則。採用此說法有大陸系國家,如德、日、荷等國;本說法之優點為創作發明之要旨容易理解,而其缺點為權利範圍有擴張解釋之虞。

五、週邊限定原則

申請專利範圍係申請人所欲主張專利保護之創作範圍,擴張解釋則不予承認,凡是不包含於申請專利範圍內載於說明書上之技術內容,乃為專利權效力所不及。支持此學說者之觀點認為專利係創作者與社會大眾之間所締結的契約,當解釋專利權之範圍時亦應依纇似於契約解釋之精神來規範。採用此說法有英、美、法系等國;本說法之優點為權利範圍容易界定理解,而其缺點係申請人為防止保護範圍有所遺漏,致造成申請專利範圍之項數過於繁雜。

由於國際(含我國)皆容許申請專利範圍「多項式之存在」,因此其獨立項界定之範圍較廣,常佐以附屬項請求,故較適合以週邊限定原則來解釋其申請專利範圍,如個案特殊亦可靈活地採用中心限定原則。

六、三分法原則

此理論所提出,其主要在專利侵害判斷時,解釋權利範圍所採之三種分法:

申請專利範圍=發明的直接對象=申請專利範圍本身
發明之對象=申請專利範圍+明顯之均等原則
發明之保護範圍=一般之發明思想=發明之對象+非明顯之均等原則=申請專利範圍+明顯之均等+非明顯之均等原則。
上述第1種分法類似「週邊限定原則說」,第2種分法類似「中心限定原則說」,如採用第3種分法則專利權人之權利恐有無限擴張之虞。

前所敘述之理論及法理,如何作一合理之搭配運用,在現乞高科技之社會中尤為重要,法官及專利執法者應本著主導正義及合理活用為原則,依侵害者之惡意或善意及專利對社會大眾與業界之影響狀況,採取一合理適當之解釋。


第三節 我國現況介紹

我國專利侵害之判斷在鑑定專利權範圍時,依據新法第五十六條第三項、第一百零三條第二項及第一百十七條第二項,玆分別依發明、新型及新式樣論述如下:

發 明─發明專利權範圍,以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時,得審酌說明書及圖式。

新 型─新型專利權範圍,以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時,得審酌說明書及圖式。

新式樣─新式樣專利權範圍,以圖說所載之申請專利範圍為準。必要時,得審酌創作說明。

此次修法將實務上申請專利範圍與專利權範圍的關係之見解與作法,予以明文規定,以杜爭議。其規定基本上類似於歐洲專利條約(EPC)第六十九條的規定。


第四節 結語

中心限定式的專利範圍可以擴大解釋,如此的界定方式雖然給予專利權人公正合法的保護,但專利範圍不確定,有侵犯公眾利益之虞,週邊限定式專利範圍嚴格限定所記載的文字,雖然易於確定其專利範圍,惟撰寫完美無缺的申請專利範圍相當困難,實難以給予專利權人公正合法的保護。基於專利權人及公眾利益雙方之衡平考量,第三種折衷的主題內容限定式專利範圍除了所記載之文字外,還包括參酌說明書及圖式後所確定的實質內容,亦即包括均等物。

歐洲專利條約於1973年施行,第六十九條規定:「專利申請案之保護範圍係以申請專利範圍決定。但說明書及圖式可用來解釋申請專利範圍」。我國專利法第五十六條、德國專利法第十四條及大陸專利法第五十九條均有類似規定。日本特許法第一百二十三條第1項第3款規定,若由於特許廳的錯誤,當申請專利範圍記載超過說明書所揭露之內容,卻准予專利者,得為無效審判之理由。間接說明特許法界定申請專利範圍亦遵循折衷的主題內容限定原則,仍須參酌說明書及圖式以確定專利之實質內容。

由歐洲專利條約議定書之立法意旨:「不能將第六十九條理解為歐洲專利的保護範圍係由申請專利範圍嚴密的文詞所決定,而說明書及圖式僅用於排除申請專利範圍不明之處。……」我國專利法第五十六條順應時代潮流趨勢,採取中心限定週邊限定中間的折衷式主題內容限定原則,運用此原則應遵循下列三要點:

一、 以申請專利範圍的內容為準,非以文字記載為準。
二、 申請專利範圍的文字僅記載專利的必要構成事項,其實質內容應參酌說明書及圖式所揭示的目的、作用和效果。
三、 確認申請專利範圍中某一專門技術之涵義,應參酌申請程序中,申請人和本局之間來往文件。

最近更新在 週一, 14 九月 2009 09:54