第二章 專利權效力之限制 PDF 列印 E-mail
第二章 專利權效力之限制

第一節 何謂專利權效力之限制

專利權係為保護發明人之利益,准予專有實施發明為業之權利,惟其性質上對一國產業之發展具有重要影響,故在權利之行使上受來自各種層面之限制。因此其限制方面有基於發明之性質者,有基於專利權之從屬關係亦即與其他工業財產權間之牴觸或利用關係者,或被視為謀求國際交通便利而設的限制,且專屬實施權及通常實施權之設定亦成為專利權效力之限制者,惟此係基於專利權人與被授權實施權人間之自由意志而定的契約者,並非來自外側限制專利權之效力者,在此並不予說明。


第二節 基於公益理由之限制

一、研究、教學或試驗

專利權之效力並不及於為研究、教學或試驗實施其發明,而無營利行為者(專利法第五十七條第一項第一款)。

為研究、教學或試驗實施其專利發明而無營利行為一事屬通例,並未損害專利權人之利益,且通常因係以貢獻於學術之進步發展為目的而施行者,例如即使以研究、教學或試驗行為等之情形,係於專利權效力之範圍外,故以此為放任行為。因此,此處所謂研究、教學或試驗不僅指學術性研究、教學或試驗,亦包含有工業上之試驗或研究。此外,於訴訟案件等,以訴訟當事人自行製作的他人專利品作為證據而提出,並不認為可解釋作被包含於此處所謂的研究之範圍內者。然而,以將試驗或研究成果予以製作者為業,使用或讓渡或轉讓予試驗或研究以外者之時,當然成為專利權侵害。

二、僅由國境經過之交通工具或其裝置

專利權之效力並不及於僅由國境經過之交通工具或 其裝置(專利法第五十七條第一項第四款)。

此規定係對應於巴黎條約第五條之三之規定者,惟僅由國境經過之交通工具或其裝置等,由於其用途係被限於經過國境為目的,故不僅不對專利權人構成侵害,若專利權之效力及於此之時,結果會招惹妨礙交通形成國際交通上障礙,故將此等視為專利權效力所不及者。因此,此處所謂交通工具或其裝置,不一定指僅與船舶或飛行機具之運行上直接有必要者,將之予以廣義解釋時,應予解釋成亦包含旅客生活上所需的一切設備物,與上述巴黎條約之規定有若干差距,應予注意。

與此相反,以暫時性或偶發性發生,對該船舶或飛行機具或使用於此等之機械,器具等若於陸地上進行修理等之情形,該等物屬於專利物時或為該船舶或飛行機上所負載的專利物係以輸入為目的之情形,當然不用說專利權之效力及於此等物。

三、申請前已存在國內之物品

專利權效力不及於申請前已存在國內之物品(專利法第五十七條第一項第三款)。

於申請專利之時已存在於國內之物品為專利權效力所及係過於嚴苛,故設有此項規定。因此,有此項規定之適用,係對存在於國內之物不需被秘藏至申請專利之時為止,故其存在即使為公然出現當然亦無妨。於申請專利前與該專利發明同一物已公然存在於國內時,該發明即欠缺所為新穎性,成為舉發理由即適用於此規定並未改變。至於主張優先權之專利申請之情形,向第一申請國提出申請之時即解釋成專利申請之時。

四、兩種以上醫藥品之混合

混合兩種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法,其專利權效力不及於醫師之處方或依處方調製之醫藥品(專利法第五十八條)。

此規定以混合兩種以上之醫藥品而製造的醫藥品之發明,或混合兩種以上之醫藥品而製造醫藥品之方法之發明,其專利權效力並不及於依醫師或牙醫師之處方而調劑之行為,及依醫師或牙醫師之處方調劑而得的醫藥品。設有此規定之意旨,當然大都對人類之疾病之診斷治療,對被要求採取臨機應變且迅速措施之醫師行為每件均為專利權效力所及時,對醫療行為之適當實施會有妨礙,甚至招致對人之生命身體有不測的危險之顧慮,故須先予考量。

因此,此處所謂醫藥品係指供診斷治療、手術或預防人類疾病使用的消費物,惟該消費物不需為社會上所認識的醫藥品,祇要為新類物質而若有藥效即可,同時該醫藥品須為混合二種以上之醫藥品調製而成者。因此,由二種以上化學物質或醫藥品經由化學反應而得的醫藥品,經由萃取或煎熬等方式而得的醫藥品,或由單一化學物質而成的醫藥品,並非此處所指混合二種上醫藥品而製得的醫藥品。

此項規定之「二種以上醫藥品之混合」之概念亦多有疑義存在。二種以上醫藥品之混合,係單指由二種以上的醫藥品之物理性混合,或於混合A與B二種醫藥品之際,對A醫藥品施以化學處理,其後混合B醫藥品一事是否不被包含於二種以上之醫藥品之混合?此外非醫藥之物質與醫藥品混合成醫藥品之情形究應如何?此等問題,由藥劑師所謂的調劑之概念並未予限定性解釋。無論如何,由於設有此規定,在混合二種以上醫藥品製成醫藥品之情形,由混合而成的藥劑或其混合方法(主要被認為混合比例)上存在有專利權時,除由醫師或牙醫師之處方箋調劑之情形外均為該專利權之效力所及。因此,被混合的醫藥品本身上,或單一醫藥品上存在有專利時,即使係依醫師或牙醫師之處方箋而行的調劑行為,除非由該混合而成的醫藥係專利物外,專利權之效力均及於此等物上。


第三節 基於他人專利及權利耗盡之限制

一、與他人發明專利權之附屬關係

專利權之效力,有因他人之專利權而受限制。亦即專利權人在其專利發明係利用該專利申請日前之他人申請案有關的專利發明時,換言之,與他人之專利發明有附屬關係時,若無他人之授權實施時,即不可以實施其專利發明為業。在未獲授權實施而實施其專利發明時,當然形成專利權之侵害,因此,此處所謂利用他人專利發明,係以他人之先申請發明為基礎,加以改良擴張而成的發明。因此,被利用的發明若非為於附屬專利權上完全被利用之情形,則不可說有利用關係。專利權之附屬關係如何則由法院依事實認定之。被利用的專利權消滅時則受附屬關係之限制當然因而被解除。

且在此成為問題者,係後申請之專利發明若與前申請之專利發明相同的情,後申請之專利權在實施時是否需要獲得先申請案之專利權人之授權。在現行法之解釋,此種情形下,後申請案之專利權人並不受任何限制可實施該專利發明(此情形構成雙重專利),惟可使專利無效。

二、與他人新型專利權之附屬關係

專利權若與先申請案之新型專利權有附屬關係時需受其限制,亦即專利權人,其專利發明係利用該專利申請之日前之他人申請的新型專利時,除非有經他人授權實施外,不可以其實施為業一事,係與附屬專利權之情形相同。

現行法發明申請案與新型申請案均需同時審查,兩者於其申請專利範圍一致時,對後申請案之任一者予以核駁,故特別設有此規定。

三、與他人新式樣專利權之附屬關係

專利權若與先申請案之新式樣專利權有附屬係或抵觸關係時仍然需受其限制。亦即,專利權人其專利發明係利用與該專利申請之日前之他人註冊的新式樣專利相同或近似的新式樣時,或其專利權與該專利申請之日前之他人新式樣申請有關的專利權抵觸時,若無該新式樣專利權之授權時不可實施該專利發明為業。且在此需予說明者,係與附屬專利權或附屬於新型之專利權之情形不同,即使與他人之新式樣註冊相抵觸的情形為何予以規定,此乃因新式樣專利權係與專利權作成相同客體所併立,且可予註冊或予專利。例如,對耕耘機用之車輪輪胎行走於泥地之際為防止打滑,裝置有特殊花紋之情,此成為發明之對象之同時,其形狀引起觀看者之美感時,以其保持原狀者亦可成為新式樣之對象。

四、權利耗盡

專利權之效力不及於專利權人所製造或經其同意製造之專利物品在販賣後、使用或再販賣該物品者(專利法第五十七條第一項第六款)。

按專利權所製造或經其同意授權製造之專利物品,販賣後,其專利權已耗盡,其後的使用或再販賣該物品自不為該專利權效力之所及者。


第四節 基於先使用之通常實施權

在不知悉與他人之專利申請有關的發明之內容下,自行提出與該發明相同的發明,或自知悉該發明人,提出專利申請之際,正在國內以實施該發明為事業者或正準備該事業者,於正實施或準備該發明及事業之目的之範圍內,對與該專利申請有關的專利權而言具有先使用權(專利法第五十七條第一項第二款)。此係一種法定實施權,存在有此種先使用權時,專利權之效力則在該範圍內即成為受限制。至於先使用權,茲進一步說明如下。

一、先使用權之要件

於提出專利申請之際需要正進行實施發明之事業或該事業之準備。

此處所謂實施發明之事業,係指在可被客觀的認定的狀態,有實施發明,亦即持有繼續生產、使用、讓與等之事業的意思並予進行。有繼續的進行事業之意思之以上經濟性理由,即使由於本身上的理由等暫時停止該事業,可稱進行著實施發明之事業者。與此相反,單係進行與專利發明相同發明之研究中者,當然為已發明該發明者,除非不實施該發明者或不具有欲即興實施該發明之意思者,或即使具有該意思而可予客觀的表明的事實,例如為實施而作的專業設備,或有所謂已銷售發明 品之事實外,不可說是已進行實施發明之事業。此外實施的事業,由於生產使用、讓渡、租與發明之對象等行為係供社會需要,需繼續至申請之際為止。因此,實施若一旦被中止或被放棄時,則不產生先使用權。其次,事業之準備,係指作為產業而開始事業而作的預備行為。然而,該預備行為須為客觀上可被認定的事實,例如,發明品之設計圖經予作成,於工廠內相關人員間被傳閱,或對實施發明所需的材料進行發包訂購之類的客觀事實若無證明時,則不可說事業之準備。

實施發明之事業或該事業之準備,需在我國國內進行。
此事,係專利權之效力所及地域的範圍被侷限於我國國內所致的當然結果。因此,即於我國國外,實施發明之事業或著手準備,不可生成先使用權。

需為在不知悉與他人之專利申請有關的發明之內容下,自行完成該發明,或自該發明人得知並已著手實施發明之事業或準備者。
對在未竊取、模倣與他人專利申請有關的發明而完成的發明或自該發明人得知並已著手實施發明之事業或準備者,認定有先使用權,因此與專利權人同時或較其先完成發明的情形當然認定先使用權,即使較專利權人後完成發明者,若其發明與專利申請有關的發明無關係時即成為所謂「在不知與專利申請有關的發明內容下完成的發明」。因此是否有無竊取、模倣專利權人以外人士發明一事即不成問題,與此相反,取得已完成與專利申請有關的發明之人的承諾,以實施發明為業者即不可說是「不知悉發明內容」者,故關於此者即不生成先使用權。

而此處所謂「由在不知悉與專利申請有關的發明的之內容下完成發明之人得知」究指何種事,例如是否包括詐取或強迫已完成該發明之人得知發明內容之情形,一般要求該得知一事需為善意及具有正當性,惟現行法上欠缺此種明文的規定。然而,至少在社會性評估上須予解釋成該得知行為係正當的。且此時,由於為使得知發明人生成先使用權,雖不問其是否自行實施該發明之事業或已著手實施之準備,然而關於該發明方面需認識且正完成發明。僅係有發明之單單試驗或研究,並不足以使先使用權發生,此外僅稱偶然的實施一事並不值得保護先使用權。

關於專利法第五十七條第一項第三款之規定,指出「………於專利申請人處得知………」,其中「得知」為事實行為須為自然人始得為之。此規定即有待斟酌,若如此施行,則法人或許不能保留成先使用權之保護? 另對公告中暫准專利之權利,專利法中未有任何規定,亦應予探討。

 


最近更新在 週一, 14 九月 2009 09:26