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智慧財產權契約概論(上) PDF 列印 E-mail

契約就是合約。從上述之法律基礎可知,二個或兩個以上的當事人,對於某一件事情,彼此互相同意,就能成立一個契約,而雙方經過真意之下表達之內容即構成契約之內容…。

本文中述及之智權契約標的物包含:取得確定權利之智慧財產權、尚未完成之智慧財產權、以及企業之營業秘密;而實施之態樣包含移轉、授權及先期合作…,唯可以授權來總括稱之。智權契約包含法律規範、經濟管理及產業技術特性。技術移轉在早期台灣之產業結構中扮演重要之角色,因台灣過去一直以來大多接受外來之移轉及授權技術,從事後段之製造加工,著時也為台灣立下不少汗馬功勞。但在全球倡導「知識經濟」時代,智慧資本、無形資產的價值,已遠超過企業有形資產,並能為企業產生最大價值。公司或企業之無形資產包含行銷能力、供應鏈或客戶關係管理能力、品牌形象、員工教育水平與素質、公司研發能力、公司專利或商標數量等。美國紐約大學財務會計系教授Baruch Lev,1999年指出,研發能力是影響公司未來盈收與公司價值之主要依據。

相較於智慧財產權的「讓與」,「授權」是目前實務上擴散智慧財產權最常見的方式。「讓與」只給了特定之少數人,「授權」卻能使智慧財產權由更多人加以使用,增加其潛在價值。然而,智慧財產權法令多半僅就智慧財產權的保護要件、申請程序、權利範圍、…等加以規範,對於智慧財產權之授權多僅規定權利人得授權他人使用該權利,並未進一步就授權的法律關係加以規範。如專利法第五十九條規定「發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施,非經向專利專責機關登記,不得對抗第三人。」;著作權法第三十七條規定「著作財產權人得授權他人利用其著作,其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項,依當事人之約定;其約定不明之部分,推定為未授權。前項被授權人非經著作財產權人同意,不得將其被授與之權利再授權第三人利用。」;商標法第二十六條規定「商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。前項授權應向商標主管機關登記;未經登記者不得對抗第三人。授權使用人經商標專用權人同意,再授權他人使用者,亦同。」。因此,就授權契約的處理上來說,將回歸民法的規定來處理。

民法對於授權的理解,據條文文義上之觀察,所謂授權,是指權利的授與。權利人將部分權利從原權利本身分離出來,交由他人行使,以擴張自己之權利行使範圍。而授與他人之權能可能包括事實行為、法律行為、訴訟行為…等。

◎智權契約的法律基礎:

「民法第一百五十三條」:當事人互相表示意思一致者,無論其為明示或默示,契約即為成立。當事人對於必要之點,意思一致,而對於非必要之點,未經表示意思者,推定其契約為成立,關於該非必要之點,當事人意思不一致時,法院應依其事件之性質定之。此處「推定」一詞並沒有擬制之效力,自得由利害關係人提出反證以推翻該推的效力;但若是「視為」,則不可以推翻之。

◎契約之成立:

契約就是合約。從上述之法律基礎可知,二個或兩個以上的當事人,對於某一件事情,彼此互相同意,就能成立一個契約,而雙方經過真意之下表達之內容即構成契約之內容。舉例來說,小明走到水果攤要跟老闆買一根香蕉,老闆答應要賣給小明時,雙方之買賣契約既成立,而且書面並非契約成立之要件,因此小明與水果攤老闆雙方並不需先訂立書面文字契約。若以上例來解釋民法第一百五十三條文,簡單言之,當小明向水果攤老闆表示欲以一百元買一根香蕉,是向水果攤老闆進行「意思表示」,也就是所謂的「要約」;而水果攤老闆向小明表示同意以一百元賣一根香蕉給小明,就是所謂「意思表示」,也就是「承諾」,要約與承諾的意思表示相互一致時,契約就成立。依契約自主原則,只要不違反法律之強制與禁止,契約內容皆為有效。但,民法第一百六十六條規定:「契約當事人約定其契約須用一定方式者,在該方式未完成前,推定其契約不成立。」,這是指假如契約當事人約定契約必須要用「書面交付」、「貨物交付」、「金錢交付」或其他方式完成後,契約才成立的話,當雙方在尚未以書面簽署、未交付貨物或金錢之前,法律是推定契約不成立的。當法律推定契約不成立時,要去證明契約成立就很困難,因為「舉證之所在,敗訴之所在」。

所以,雖然契約原則上屬於非要式行為,也就是說,在一般的情形下,如口頭、電話、傳真、報價單…等,只要當事人間有要約、承諾,都可以成立契約,如果希望契約要慎重處理時,應透過將契約的成立雙方約定一定的要式行為,來確保契約是在雙方所期望的條件下成立。假如沒有特別約定的話,雖然較符合我們一般日常生活的期待,但是,就一般商業交易而言,最好還是以書面的方式來處理,避免產生爭執。

在民法第一百五十三條中所謂「必要之點」大略意指:標的物、價格和數量,其他之「必要之點」依契約性質而定。像是前面提到買香蕉的例子,「香蕉」、「一百元」和「一根」就是「必要之點」。

◎契約種類:

契約內容依不同標準,可區分為不同種類的契約如下:在法律上有加以規定其名稱的契約稱為「有名契約」,亦稱為「典型契約」,我民法債編對於一般常用之契約,訂有買賣、互易、交互計算、贈與、租賃、借賃、雇傭、承攬、出版、委任、經理人及代辦商、居間、行紀、寄託、倉庫、運送營業、承攬運送、合夥、隱名合夥、指示證券、無記名證券、終身定期金、和解及保證等…有名契約類型;上述有名契約以外,而法律未加以規定者,則稱為「無名契約」。其他非「有名契約」或「無名契約」者,只要不違背公序良俗和法律之強制禁止法規,在契約自由之原則下,當事人間可自由創設、約定成立新的契約種類。

另外,值得一提的是,社會上常見之「意向書」或「備忘錄」它的法律效力,「意向書」(letter of intent)或「備忘錄」 ( memorandum of understanding)是雙方當事人間將其對於該事務之基本了解或看法,加以記錄而成之書面文件,其用意多半在於規劃雙方將來進行各種商務或技術談判,以及簽約時之參考與指引。「意向書」如果經過適當處理,即不會有合約之法律效力,而僅具有道德上之拘束力。然而,法院對一份經雙方當事人共同簽署之文件,是否將其認定為合約而得以拘束雙方當事人,並非以文件的名稱來論斷,而是解讀文件的內容來探討「是否一般合理的第三人會因為知悉該文件內容而認為簽名的當事人,有意將該文件作為合約而受其條款約束」。原則上,經當事人雙方共同簽署之文件如果已經包含有構成合約所應有的要件,也就是民法的一百五十三條第二項所稱的「必要之點」,如當事人、標的、價金、交付時間與地點等,通常即可以認定雙方當事人有真實意圖將該文件作為合約之一部份,不問其名稱或標題為何。一份具有構成合約基本要素的文件,雖然雙方當事人已經聲明「該備忘錄僅係用以記錄雙方日後欲寫在正式合約之各種條款與內容」,法院仍有可能認定該文件為合約。意向書簽署後,雙方可能在正式合約簽署前,已經開始進行相關之開發、採購或投資,因此意向書中應明確規範將來如果合約未能簽署時,雙方對其相關投資與費用如何負擔與吸收,以及雙方進行合作中有交付機密資料與他方之必要時,應同時簽署「保密合約」,以免留下不可彌補之後遺症,如侵害營業秘密之問題。

◎契約內容:

在契約的有效性及法律執行上,契約之名稱及條款名稱並不重要,但大部分之契約書皆有名稱,單純只是為了雙方當事人方便解讀而已,而且條約及條款之名稱並不限制契約之執行,譬如合約條款註明是「違約條款」,若在其他非本條款內容有牽涉到違約之處置,其效力依舊存在,不能說它沒有納入到「違約條款」內,就說它無效。底下針對一般契約之內容說明其應注意事項:

◎契約名稱(Title)

為了雙方當事人解讀方便,契約書之上方正中央通常會標明契約名稱,如前所述之有名契約名稱,如技術授權契約、買賣契約…。

前言(Preamble)

係位於契約書之開頭,也就是契約之開場白,通常會註明下列項目:

訂約日期:

契約開頭若有標示日期,可視為雙方達成簽約之合意的日期,然而正式之法律生效日期應以該簽字日期為訂約日期,且以雙方當事人中後簽之日期為訂約生效日期。

 

◎訂約當事人名稱及地址:

智慧財產權授權契約的當事人,一方為授權人,另一方為被授權人。授權人必須是標的物之授權為有處分權之人,一般來說,授權契約的適格授權人大致可分為以下三種,一是原權利人,二是專屬被授權人,三是經特別授權的專屬被授權人。且應將雙方當事人之全名及地址詳細載,並表明其法律身份,如當事人所在地為美國,則應標示至州名(因美國各州法律規定不同),以便糾紛發生時,可作為訴訟管轄權之依據。而雙方當事人之名稱因常在契約書中重複出現,可在其全名後註明其簡稱,然後除了在前言第一次記載全名外,以下以簡稱代替即可,如甲方、乙方。

◎訂約緣由:

較簡單之契約有時不予記載,但較重要契約則均載有此條款以示慎重,(例如A公司為代理B公司在某地採購某些貨品等),在英美之契約書,記載此條款已成為一般慣例,通常以" Whereas"或"Whereas Clause"。

◎定義條款:

有些用語會在契約書中重複出現,為簡化起見,常在此條款內定義,而往後之條約內容就以簡稱代替。或者是雙方之交易標的,為防日後產生爭議,最保險之做法是把交易標的定義在此條款內。擬此條款時最重要的部分應是把契約書中出現之專業用語或不為一般人很容易達成共識之用語,應在契約書中加以說明,以免各國、各地區之習慣用語不同,解釋上會發生歧見,影響甚鉅,通常會在整份合約擬具差不多時,再把合約中出現之易混淆用語定義一次。而在解讀英文合約時,若看到第一個字母是大寫之英文單字,可往前找定義條款中之定義內容。

◎交易標的:

智慧財產權授權契約之交易標的可為各別之智慧財產權,如專利權、著作權、商標權、營業秘密…等;也就是雙方當事人簽訂契約之客體,如技術授權之技術內容、買賣契約之貨物及價金…。當內容牽涉到數字時,根據中華民國民法之規定,當文件中之文字與數字不合時,雙方當事人又不能有共識時,以文字為準。所以一般在文件中會以如:一百萬元(NT$1000,000)來表示。而根據中華民國民法之規定,當契約書中文字與數字發生爭議時,以文字為主。

◎交易條件:

標的物交付順序(如一手交錢、一手交貨)、付款工具(如現金、支票、信用狀,L/C)、價金依據幣別(如台幣、美金、法郎…)等均須交代清楚,還有跨國契約除了要注意依據幣別外,由於國際費率常常變動,因此費率計算之依據日也應註明。

◎保證條款與承諾條款:

常在本條款出現之用語,如「當事人茲保證…」或「當事人茲承諾…」。當事人要保證在法律上是合法存在之法律主體,並經董事會授權執行,賣方保證交付之標的物合於買方之需求,如標的物無再為其他質押之債權,或發生權利瑕疵之情形,如在某一地區不得再授權第三人或交易之標的侵犯他人之智慧財產權,以免買受方遭受損害。

◎擔保條款:

如果雙方當事人以外之第三人對某一方提起關於本合約的訴訟或其他損害賠償請求時,所引發之責任及損失由另一方當事人負責,其中損失可能包含財產、經濟利益損失、訴訟費用或律師費用,在合約內應詳加規範清楚。

◎保密條款(confidential):

保密條款對技術授權契約是相當重要之條款,因為雙方在合作過程中,有意、無意地接觸到對方相當多的技術資料及營業秘密。舉凡揭露方及收受方的所謂機密資料定義是否合理?手搞需要列入保密之範圍嗎?是否有錄音、錄影作為機密資料之證明?當對方以口頭交付保密資料,並表示三日內會出示書面NDA(Non- Disclosure Agreement),此NDA出示、未簽名之前,有保密之義務嗎?於期限內無提出NDA,有義務保密嗎?當third party接受此confidential,且其為已知之公開資料時,是否B方要解除和A之NDA?…等等,其牽涉相當深且廣,所以大多以獨立之保密合約另訂之。其廣義而言,可分為不洩漏及不濫用、規範之對象(包含人與物)、保密之期限以及違反時之處置。另外,特別是技術授權方面,競業禁止條款也是相當重要之內容,一般可把它也併入到保密合約內。

◎紛爭解決條款:

契約紛爭解決之方法,一般分為協商、仲裁與訴訟。其中協商為最溫和之解決方式,雙方當事人發生紛爭時以協商方式達成和解,或透過第三者調解,不失為最經濟、省時之解決途徑,然其結果並不具法律之強制力,很容易事後反悔。仲裁為近年來漸漸被國際接受之解決智慧財產權爭議問題方式,仲裁條款係屬當事人間約定以「私下」之機關解決其糾紛,因智慧財產權之爭議不同於一般之法律紛爭,其技術性非一般之法官所能審理。通常應預定的事項為:仲裁機構之各稱或選定方法、仲裁人之選定方法、仲裁之範圍、仲裁費用之負擔方法等。大陸地區只可訴訟或仲裁取其一,是合約簽訂時要注意的,而且大陸有不只一個仲裁機構,所以簽訂合約時要小心。再者,仲裁機構跟兩者公司間是否存在有不法之利益關係?簽約前須仔細評估。如果雙方已於契約書中明訂仲裁條款時,一方當事人在未得到仲裁結果而逕向法院提起訴訟時,另一方可以要求法院予以程序駁回。然仲裁結果最後還是經過法院之認可才具執行力,也就是訴訟程序會較具執行力及拘束力。在此條款最重要之約定內容應是管轄法院及準據法;管轄法院就是一般所稱之「合意管轄」,除了有專屬管轄之法律外,雙方當事人可自行約定管轄法院,但應考慮其執行力,而實務上為公平起見會約定被告方之管轄法院,當雙方為不同國度時會約定第三國為訴訟地。有了管轄法院當然也需要準據法,也就是訴訟時之依據法律,特別是當雙方為不同國度時,應約定以哪一國之法律來解決紛爭,如果是美國,那更須詳細明定是那一州之法律。管轄法院與準據法是兩回事,甲乙兩方可約定丙為訴訟地,但是準據法為依據丁之法律,在全球化經濟之趨勢下是時有所見,但不管雙方如何約定,最重要是考慮其執行力之問題,特別是台灣大多非為國際組織之會員國,就算是在台灣之判決結果有利於您,並不保證在他國會有執行力。 (待續…)